Auteursrecht  

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 juli 2015, IT 1857, C-390/15 (Rzecznika Praw Obywatelskich PRO)
Verlaagd btw tarief e-books. Verzoeker (Poolse ombudsman) is een procedure gestart op 06-12-2013 omdat hij van mening is dat enkele artikelen van de btw-wet onverenigbaar zijn met de Poolse Gw. Het gaat om toepassing van het verlaagde btw-tarief op drukwerk, en uitgaven op gegevensdragers (cd’s, cassete enz) maar niet op elektronische publicaties waarvoor 23% wordt gerekend. Dit schendt de fiscale gelijkheid in de zin van de Gw. Verweerders (vertegenwoordigers van de wetgevende macht, en het OM) stellen dat het hier omzetting van RL 2006/112 betreft, zodat de Poolse wetgever dit als EULS niet anders kon regelen. Zij stellen dat de bepalingen het beginsel van fiscale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid niet schenden omdat het verschil objectief gerechtvaardigd is. Boeken en andere elektronische publicaties zijn geen goederen, maar diensten. De vorm is van belang, niet de inhoud. Minister van Financiën stelt nog dat het onderscheid voor de btw berust op de methode van productie en levering, en dat het onderscheid dan ook gerechtvaardigd is. Verzoeker wijst erop dat door het verschil in btw-tarief de economische situatie verslechtert van ondernemers die op de markt waren aanbieden die, wat het relevante wezenlijke kenmerk betreft (namelijk de intellectuele inhoud), identiek zijn. De consumenten betalen uiteindelijk de prijs.

De verwijzende Poolse rechter (Constitutioneel Hof) gaat na hoe de EUR wetgevingsprocedure voor Richtlijn 2009/47 (wijziging van punt 6 van bijlage III van Richtlijn 2006/112) heeft plaatsgevonden en hij vraagt zich af of hier sprake is van schending van een wezenlijk vormvoorschrift (raadpleging EP na vaststelling definitieve, gewijzigde versie, ook volgens vaste rechtspraak van het HvJEU). Het EP heeft zich dan ook niet over E-boeken uitgesproken. De verwijzende rechter concludeert dat het hier wel om een wezenlijk verschil ging. Hij betwijfelt ook de geldigheid van artikel 98, lid 2, juncto punt 6 van bijlage III wegens schending van het beginsel van fiscale neutraliteit. Overeenkomstig punt 6 van bijlage III kunnen de verlaagde tarieven op de levering van boeken worden toegepast op alle fysieke dragers. Voorts, aldus artikel 98, lid 2, tweede alinea, van de btw-richtlijn, zijn „de verlaagde tarieven [...] niet van toepassing op langs elektronische weg verrichte diensten”. Het HvJEU heeft geoordeeld dat toepassing van een verlaagd tarief als uitzonderingsregel eng moet worden uitgelegd. De mogelijkheid om het verlaagde tarief toe te passen op boeken op fysieke dragers, terwijl het tegelijk verboden is verlaagde tarieven toe te passen op boeken die in elektronische vorm worden geleverd, schendt het beginsel van fiscale neutraliteit. De verwijzende rechter acht boeken op andere fysieke dragers dan papier en elektronisch geleverde boeken soortgelijk en met elkaar concurrerende goederen. Ze hebben overeenkomstige kenmerken en voorzien in dezelfde behoeften van de consument. Hij wijst op het arrest van het HvJEU over de verkoopmethode van computerprogramma’s Used Soft waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen verkoop op een drager of door downloaden. Zijn vragen aan het HvJEU luiden als volgt:
1) Is punt 6 van bijlage III bij richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1, met wijzigingen), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft (PB L 116, blz. 18), ongeldig doordat in de wetgevingsprocedure het wezenlijke vormvereiste dat het Europees Parlement wordt geraadpleegd, is geschonden?
2) Is artikel 98, lid 2, van de in de eerste vraag vermelde richtlijn 2006/112 juncto punt 6 van bijlage III bij deze richtlijn ongeldig op grond dat het het beginsel van fiscale neutraliteit schendt daar het de toepassing van het verlaagde btw-tarief op boeken die in digitale vorm worden uitgegeven en andere elektronische publicaties uitsluit?

Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, IEF 15188 (World Wide Technical Services tegen Panasonic)
Auteursrecht. Octrooirecht. Software. WWTS voert aan dat Panasonic Marketing Europe auteursrechtinbreuk heeft gemaakt op de IQonn Software, versie 4, door openbaarmaking en verveelvoudiging van 7121 exemplaren. Daarnaast eist WWTS staking van o.a. de verkoop en levering van exemplaren van de als Toughbooks aangeduide typen computerapparatuur. Panasonic Marketing Europe brengt met succes er tegen in dat zij een licentie hadden voor de IQonn Software die meegeleverd zat bij de Toughbooks. Ook het octrooi (dat ziet op het updaten van "data") is voor nietig te houden volgens de rechtbank, zodat de daarop gebaseerde vorderingen afgewezen moeten worden.

In conventie:
3.1. WWTS vordert in conventie - samengevat- dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

Ten aanzien van het auteursrecht:
- voor recht verklaart dat met de openbaarmaking en verveelvoudiging van 7.121 exemplaren van de IQonn Software, versie 4, gedaagden ieder voor zich en/of afzonderlijk inbreuk hebben gemaakt op de bij WWTS berustende auteursrechten met betrekking tot de IQonn software, versie 4,
- gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst aan WWTS, dan wel voldoening aan haar van de schade ter zake van deze inbreuk op auteursrechten tot een bedrag ad 534.074 euro te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, althans gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot voldoening van de schade aan de zijde van WWTS ter zake van deze inbreuk op auteursrechten, welk bedrag der zake is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

Ten aanzien van het octrooi:
- voor recht verklaart dat gedaagden gezamenlijk en/of ieder afzonderlijk met de productie, het aanbieden, het in voorraad hebben, de verkoop en de levering van exemplaren van de als Toughbooks aangeduide typen computerapparatuur inbreuk hebben gemaakt en maken op EP 882,
- gedaagden, gezamenlijk en/of ieder afzonderlijk, gelast de productie, het aanbieden, het in voorraad hebben, de verkoop en de levering van exemplaren van de als Toughbooks aangeduide typen computerapparatuur, in Nederland te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom,
- gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de schade, die te rekenen vanaf de datum van octrooiverlening is veroorzaakt door de op EP 882 inbreuk makende handelingen, en tot afdracht van de winst die door gedaagden gezamenlijk en/of ieder afzonderlijk is behaald met de productie, het aanbieden, de verkoop en de levering van de als Toughbooks aangeduide typen computerapparatuur, in Nederland, zulks op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
- gedaagden gelast om opgave, voorzien van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant, te doen aan WWTS van het aantal geproduceerde en verkochte, althans in Nederland geleverde typen computerapparatuur, waarin de inbreukmakende connection management methoden werden toegepast, de duur waarbinnen en de tijdstippen waarop deze productie, verkoop en leveringen hebben plaatsgevonden en de productiekosten en de verkoopprijs van geproduceerde, verkochte en geleverde exemplaren van de inbreukmakende typen computerapparatuur, eveneens op straffe van een dwangsom,

Ten aanzien van de proceskosten:
- met veroordeling van Panasonic in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. WWTS stelt daartoe -kort gezegd- dat Panasonic 7.121 Toughbooks heeft voorzien van IQonn Software, versie 4, zonder dat zij daartoe een licentie had van WWTS. Panasonic had slechts een licentie voor versie 3 gekregen. Bij gebruik van de Toughbooks van Panasonic wordt voorts door de daarop geïnstalleerde software de werkwijze van (conclusie 1 van) het octrooi toegepast, zodat sprake is van indirecte inbreuk door Panasonic.

3.3. Panasonic voert hiertegen gemotiveerd verweer, onder meer stellende dat zij wel degelijk versie 4 een licentie had gekregen en betaald. Verder is er volgens haar geen sprake van een octrooi-inbreuk, niet alleen omdat geen sprake is van toepassing van alle maatregelen uit de conclusie maar voorts omdat sprake is van een nietig octrooi, omdat het toegevoegde materie bevat en niet inventief is.

4. De beoordeling
Auteursrecht
4.2. WWTS stelt dat sprake is van inbreuk op haar auteursrechten ter zake de IQonn software. Panasonic bestrijdt dat met de stelling enerzijds dat zij de verspreiding van de software heeft gestaakt en anderzijds dat zij voordien toestemming daartoe had krachtens een licentie van Diginext. De rechtbank overweegt als volgt.
4.3. WWTS heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat Panasonic thans nog de software verspreidt of anderszins software zou hebben verspreid waarvoor zij geen afdracht heeft gedaan van een licentievergoeding aan Diginext dan wel WWTS. De zaak spitst zich dan ook toe op de vraag of de TC V4 die Panasonic bij 7121 Toughbooks heeft meegeleverd, onder de licentie viel of niet. De rechtbank is van oordeel dat dit het geval is, waarbij zij de volgende omstandigheden in aanmerking heeft genomen.
(...)
Octrooirecht
(...)
4.25. Zodoende zou de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid komen tot de in conclusie 1 van het octrooi neergelegde maatregelen, ook als deze wordt gelezen in de beperkte zin als door WWTS voorgestaan.

Slotsom en proceskosten
4.26. De slotsom luidt dat conclusie 1 van het octrooi voor nietig is te houden, zodat de daarop gebaseerde vorderingen afgewezen moeten worden. Voorts doet Panasonic wat betreft de auteursrechten terecht een beroep op het bestaan van OEM Licentie, waarmee ook die grondslag van de vorderingen niet kan opgaan. Het in conventie gevorderde moet om die reden worden afgewezen. Gelet op de voorwaarden waaronder de reconventie is ingesteld, komt de rechtbank daaraan niet toe.

Beschikking Rechtbank Den Haag 8 juli 2015, IT 1807 (Autodesk tegen ZWCad Soft)
Beschikking ingezonden door Mark Egeler, Freshfields Bruckhaus Deringer. Auteursrecht. Bewijs. Know how. Autodesk ontwikkelt en verhandelt Computer-Aided Design-programma genaamd AutoCAD sinds 1982, de broncode is een bedrijfsgeheim. ZWSoft heeft een ZWCAD en ZWCAD+-versie op de markt gebracht. De voorzieningenrechter beveelde een kopie van de broncodes van ZWCAD+ af te geven [IEF 13846]. Autodesk verzoekt om een voorlopig deskundigenbericht om overname van (delen van de) broncode te bevestigen. De rechtbank houdt de beslissing niet aan ex 12 Rv tot in de Amerikaanse zaak - die enkel op handelingen daar betrekking heeft - de discovery is uitgevoerd. Dat de broncode een bedrijfsgeheim is, vormt geen gewichtige reden om inzage te weigeren via een deskundige. De deskundige ontvangt een onderzoeksprotocol en het voorschot op de kosten voor de deskundige (€125.000) dient Autodesk te deponeren.

gronden verzoek
4.7. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het verzoek van Autodesk aan de eisen van artikel 202 Rv. Het verzochte onderzoek dient er immers toe bewijs te verkrijgen van feiten die zij zal hebben te bewijzen in de Nederlandse bodemprocedure, te weten — samengevat — dat de broncodes van ZWCAD+ of delen daarvan overeenstemmen met de broncode van AutoCAD.

4.8. Het verweer van ZWCAD dat de beantwoording van de vraag of de broncodes van ZWCAD+ zijn ontleend aan de broncode AutoCAD een juridische vraag is die niet door een deskundige kan worden beantwoord, kan worden gepasseerd. Het deskundigenonderzoek heeft niet tot doel die juridische vraag te beantwoorden, maar de feitelijke vraag in hoeverre de broncodes van ZWCAD+ overeenstemmen met de broncode van AutoCAD.
4.9. Het verweer van ZWCAD dat zij de broncode van ZWCAD+ niet kan hebben ontleend omdat Autodesk de broncode van haar AutoCAD programma geheim pleegt te houden, kan evenmin doel treffen. Het verzochte onderzoek dient er immers onder meer toe om bewijs te verzamelen van de stelling van Autodesk dat haar geheimhoudingsmaatregelen op een of andere manier zijn omzeild.

4.10 (...) Het voorlopig deskundigenbericht dient er juist toe om Autodesk in de gelegenheid te stellen bewijs te verzamelen dat kan worden ingebracht in de bodemprocedure of dat Autodesk meer zekerheid geeft over de beslissing om de bodemprocedure al dan niet voort te zetten.

4.13. Het feit dat de broncode van ZWCAD+ een bedrijfsgeheim van ZWCAD is, vormt in dit geval geen gewichtige reden om de inzage te weigeren. In het kader van het onderzoek zal de broncode namelijk niet direct aan Autodesk ter beschikking worden gesteld, maar aan de deskundige en er zullen maatregelen worden getroffen om de vertrouwelijkheid ervan ten opzichte van Autodesk en derden te beschermen (zie het hierna beschreven protocol).
(...)
Daarom zullen de volgende, door ZWCAD geformuleerde vragen worden voorgelegd aan de deskundige:
1 (a) Zijn delen van de broncode van AutoCAD op identieke wijze in de broncode van ZWCAD+ 2012 en/of ZWCAD+ 2014 overgenomen?
1 (b) Indien het antwoord op vraag 1 (a) bevestigend is, om welke delen van de broncode van AutoCAD en ZWCAD+ 2012 en/of ZWCAD+ 2014 gaat het?
1 (c) Indien het antwoord op vraag 1 (a) bevestigend is, zijn deze overeenstemmende delen van de broncode het gevolg van het kopiëren van de broncode van AutoCAD in ZWCAD+ 2012 en/of ZWCAD+ 2014 of het gevolg van een of meer andere oorzaken, waaronder maar niet beperkt tot i) dezelfde schrijver, ii) hetzelfde algoritme, iii) dezelfde identifier names, iv) open source code of third-party code en/of v) de gebruikte tools voor codegeneratie?
2 (a) Zijn delen van de broncode van AutoCAD in vertaalde, bewerkte, herschikte of anderszins veranderde vorm in de broncode van ZWCAD+ 2012 en/of ZWCAD+ 2014 overgenomen?
2 (b) Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend is, om welke delen van de broncode van AutoCAD en ZWCAD+ 2012 en/of ZWCAD+ 2014 gaat het?
2 (c) Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend is, zijn deze overeenstemmende delen van de broncode het gevolg van het kopiëren van de broncode van AutoCAD in ZWCAD+ 2012 en/of ZWCAD+ 2014 of het gevolg van een of meer andere oorzaken, waaronder maar niet beperkt tot i) dezelfde schrijver, ii) hetzelfde algoritme, iii) dezelfde identifier names, iv) open source
code of third-party code en/of v) de gebruikte tools voor codegeneratie?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 18 maart 2015, IT 1773; zaak C-116/15 (Ranks & Vasiļevičs)
Auteursrecht. Gebruikte licentie. Strafrecht. Computerprogramma. Verzoekers Aleksandrs Ranks en Jurijs Vasiļevičs worden vervolgd wegens strafbare feiten, te weten illegale verkoop van auteursrechtelijk beschermd materiaal en illegaal en bewust gebruikmaken van andermans merk. Ranks heeft zich in 2001 op de startpagina van E-Bay geregistreerd onder de naam ‘Softhome I’ en een PayPalrekening geopend. Vasilevics registreert zich in 2003 onder de naam ‘Softhome*’. Hij had al sinds 2001 een PayPal-rekening. Samen verenigen zij zich met een misdadig doel, zich voordoend als vertegenwoordigers van het bedrijf Softhome Trading Group, Inc. (juridisch gevestigd te Letland) en als vertegenwoordigers van ‘Softhome’, ‘Softhome*’ en ‘Softhome1’. Via E-Bay verkopen zij kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal. In de verwijzingsbeschikking worden diverse zaken beschreven van illegale verkoop van Windows-versies, waardoor Microsoft aanzienlijke schade lijdt. Volgens de licentievoorwaarden van Microsoft Corporation mogen deze producten enkel in combinatie met een nieuwe PC verkocht worden. In eerste aanleg worden verzoekers gedeeltelijk schuldig bevonden en gedeeltelijk vrijgesproken. Het OM, en ook Microsoft gaan in beroep. In maart 2013 volgt uitspraak, waarna verzoekers cassatieberoep instellen. De zaak is vervolgens terugverwezen en ligt nu voor bij de verwijzende rechter. De advocaat van verzoekers vraagt de rechter het HvJEU prejudiciele vragen voor te leggen.

Tijdens de behandeling van de strafzaak door de rechter in hoger beroep heeft de advocaat van de verdachten namens de verdachten verzocht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag voor te leggen over de uitlegging van artikel 4, lid 2, en artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 2009/24/EG betreffende rechtsbescherming van computerprogramma’s. Volgens de verwijzende Letse rechter (regionale Rb Riga – strafkamer) is het, gelet op de jurisprudentie van het HvJEU en de uniformiteit van het Europees recht noodzakelijk het HvJEU de volgende vragen te stellen:

1) Kan een persoon die een van een „tweedehands” licentie voorzien computerprogramma heeft verkregen op een cd-rom die niet origineel is, maar werkt en door niemand anders wordt gebruikt, zich uit hoofde van artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 van het Europees Parlement en de Raad beroepen op het verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een exemplaar (kopie) van het computerprogramma, dat de eerste verkrijger van de rechthebbende met de originele cd-rom, die evenwel beschadigd is, heeft verkregen, wanneer de eerste verkrijger zijn exemplaar (kopie) heeft gewist of niet meer gebruikt?

2) Zo ja, mag een persoon die zich kan beroepen op het verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een exemplaar (kopie) van het computerprogramma, dan overeenkomstig artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2009/24 dat computerprogramma aan een derde persoon doorverkopen op een cd-rom die niet origineel is?

HvJ EU 2 maart 2015, IT 1761; C-110/15 (Nokia Italia en SIAE)
Prejudiciële vragen gesteld door Consiglio di Stato, Italië. Over het betalen van een thuiskopieheffing voor media en apparaten die niet voor thuiskopie bestemd zijn (bijvoorbeeld professioneel gebruik).

1. Does Community law, and in particular recital 31 in the preamble to, and Article 5(2)(b) of, Directive 2001/29/EC, preclude national rules (in particular Article 71 sexies of the Italian Legge sul Diritto d’autore (Law on copyright), in conjunction with Article 4 of the [Decree of] 30 December 2009) that provide that, in the case of media and devices acquired for purposes clearly unrelated to private copying (that is to say, for professional use only), determination of the criteria for ‘ex ante’ exemption from the levy is left to private negotiation, or ‘free bargaining’, with particular regard to the ‘application protocols’ referred to in Article 4 above, failing any general provisions and any guarantee of equal treatment between the SIAE and persons obliged to pay the compensation, or their trade or professional associations?

2.    Does Community law, and in particular recital 31 in the preamble to, and Article 5(2)(b) of, Directive 2001/29/EC, preclude national rules (in particular Article 71 sexies of the Italian Law on copyright, in conjunction with the [Decree of] 30 December 2009, and the instructions on reimbursement given by the SIAE, that provide that, in the case of media and devices acquired for purposes clearly unrelated to private copying (that is to say, for professional use only), reimbursement may be requested only by the final user rather than the producer of the media and devices?

Rechtbank Midden-Nederland 22 april 2015, IT 1756, ECLI:NL:RBMNE:2015:2716 (Curator tegen Gedaagden)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. A12.it Software is failliet verklaard. Kort voor datum faillissement zijn klanten en domeinnamen A12 overgedragen aan gedaagden. De curator acht de overdracht paulianeus dan wel onrechtmatig. De curator vordert als merkhouder staking van het gebruik van het merkteken FLORE door gedaagden. Gedaagden voeren aan dat het merkendepot te kwader trouw is verricht, omdat er sprake is (voor-)voorgebruik. De deponering en uitoefening van het merkenrecht door de curator is niet onrechtmatig of misbruik van recht, ondanks dat het merk sinds 2011 niet meer wordt gebruikt. De termijn van vijf jaar uit 2.26 lid 2 sub a BVIE is nog niet verstreken. In het onderhavige geval wordt de naam slechts ter aanduiding van haar product, een applicatie, gebruikt en niet ter aanduiding van haar onderneming. De software-pakketten hebben niet dezelfde broncode en verschillen in functionaliteit. De software is in eigen tijd ontwikkeld, het beroep op werkgeversauteursrecht wordt verworpen. Aan de voorwaarden van artikel 8 Aw, openbaarmaken zonder naam maker, wordt voldaan, tenzij daar een uitdrukkelijke afspraak over bestaat; de bewijslast ligt bij gedaagden.

4.5.
[gedaagden] heeft aangevoerd dat het merkendepot gelet op het voorgebruik door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] te kwader trouw is in de zin van artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE, zodat [bedrijf 1] geen rechten op het merk [naam 2] heeft verkregen. Dit verweer gaat niet op. Niet (langer) in geschil is dat [bedrijf 1] het merk [naam 2] sinds 2008 gebruikt ter onderscheiding van haar producten en diensten. [bedrijf 1] moet ten opzichte van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], die het teken [naam 2] naar eigen zeggen sinds 2010 gebruiken voor hun applicatie, dan ook worden aangemerkt als eerste gebruiker (de zogenaamde voor-voorgebruiker) van het merk. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] kunnen zich daarom niet beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij [bedrijf 1] c.q. de curator (vgl. BenGH 25 juni 2004, IER 2004, p. 342 (Winner Taco/El Taco)). Dit zou anders kunnen zijn als het voorgebruik door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] omvangrijker en bekender is dan het voor-voorgebruik door [bedrijf 1] (vgl. HvJ EG 11 juni 2009, IER 2010,11 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth)). Dat dit het geval is, is echter gesteld noch gebleken. [bedrijf 1] is derhalve rechthebbende op het merk [naam 2].

4.6.
Het verweer van [gedaagden] dat de deponering en uitoefening van het merkenrecht door de curator onrechtmatig is althans misbruik van recht, slaagt evenmin. Het enkele feit dat het merk sinds april 2011 niet meer door [bedrijf 1] wordt gebruikt, is daartoe onvoldoende.
Voor de situatie dat een merk niet wordt gebruikt is artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE geschreven. De daarin opgenomen termijn van vijf jaar is nog niet verstreken.
4.7.
[gedaagden] heeft niet betwist dat de door [gedaagde sub 2] gebruikte tekens identiek zijn aan, althans op verwarring wekkende wijze overeenstemmen met het merk [naam 2] van [bedrijf 1] in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE. [gedaagden] heeft voorts niet weersproken dat sprake is van gebruik als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Volgens [gedaagden] hebben zowel [bedrijf 1] als Grits echter met dit gebruik ingestemd, zodat van merkinbreuk geen sprake is.

4.8.
Of Grits aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] toestemming heeft gegeven om het merk [naam 2] te gebruiken, is niet relevant.

Handelsnaamrecht
4.11.
Vaststaat dat de applicatie van [bedrijf 1] sinds 2008 op de website [domeinnaam 1] werd verhandeld onder de naam “[naam 2]”. Volgens de curator werd [bedrijf 1] door haar klanten met die naam aangeduid. De curator meent dat [naam 2] daarom als handelsnaam van [bedrijf 1] moet worden aangemerkt. De rechtbank volgt de curator hierin niet. Een handelsnaam is, gelet op artikel 1 Hnw, de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Het gaat dus om de naam die de onderneming zelf gebruikt. In het onderhavige geval gebruikte [bedrijf 1] de naam “[naam 2]” slechts ter aanduiding van haar producten en niet ter aanduiding van haar onderneming. Er is derhalve geen sprake van een handelsnaam, maar van een merk. Dat [bedrijf 1] door haar klanten (mogelijk) werd aangeduid als [naam 2] doet daaraan niet af. De vordering onder 3.1 II zal dan ook worden afgewezen.

Auteursrecht
4.14.
[gedaagden] heeft aangevoerd dat de [naam 2]-software die [bedrijf 1] – tot 2008 onder de naam [naam 1] – aanbood (hierna: de [naam 1]-software), niet hetzelfde is als de [naam 2]-software waarvoor [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] sublicenties verkochten (hierna: de [naam 2]-software). De software-pakketten hebben niet dezelfde broncode en verschillen in functionaliteit. De [naam 2]-software is door Grits in eigen beheer ontwikkeld. Alle rechten op deze software liggen bij Grits. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben slechts het recht om sublicenties op de [naam 2]-software te verstrekken. De [naam 1]-software daarentegen is ontwikkeld door [gedaagde sub 3]. De broncode stond op de server van [gedaagde sub 3]. Op enig moment is [gedaagde sub 3] gaan samenwerken met [bedrijf 1]. Met de toenmalig eigenaar van [bedrijf 1], de heer [B] (hierna: [B]), had [gedaagde sub 3] afgesproken dat de rechten op de door hem ontwikkelde software niet aan [bedrijf 1] zouden gaan toebehoren. Wel mocht [bedrijf 1] de [naam 1]-software zonder licentiekosten exploiteren door verkoop van sublicenties aan haar klanten. Als tegenprestatie droeg [bedrijf 1] zorg voor correctief en adaptief onderhoud van de software. [bedrijf 1] kreeg in dat verband toegang tot een gedeelte van de broncode. Na het overlijden van [B] is [gedaagde sub 3] bestuurder en aandeelhouder van [bedrijf 1] geworden. Ter ondersteuning heeft [gedaagde sub 3] [A] erbij gevraagd. [A] heeft toen 40% van de aandelen in [bedrijf 1] gekregen. [A] was van voornoemde afspraak tussen [gedaagde sub 3] en [B] op de hoogte. In een mail van 22 juni 2007 heeft [gedaagde sub 3] aan [A] (nogmaals) bevestigd dat [gedaagde sub 3] rechthebbende was op het door hem ontwikkelde softwarepakket. Bij akte van 10 april 2010 heeft [gedaagde sub 3] de eigendom van de [naam 1]-software inclusief auteursrechten overgedragen aan Grits voor een koopsom van € 120.000,00. Daarmee is Grits rechtsgeldig eigenaar geworden van alle rechten verbonden aan de [naam 1]-software. Grits heeft vervolgens om niet een licentie op de exploitatie van de [naam 1]-software verstrekt aan de [bedrijf 1] groep, in ruil voor adaptief en correctief onderhoud door medewerkers van [bedrijf 1]. De aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] versterkte licentie op de [naam 2]-software staat daar los van. [gedaagde sub 3] heeft de [naam 1]-software verkocht omdat [bedrijf 1] vanwege een belastingschuld in zwaar financieel weer verkeerde. [gedaagde sub 3] hoopte met de verkoopopbrengst de belastingschuld te kunnen aflossen (bij wijze van geldlening of agio). Aangezien Grits de koopsom niet betaalde, is dat niet gebeurd. Aldus nog steeds [gedaagden]

4.17.
Wil sprake zijn van het in artikel 7 Aw geregelde werkgeversauteursrecht, dan zal vast moeten komen te staan dat tussen [gedaagde sub 3] en [bedrijf 1] een dienstverband heeft bestaan. Dat dit het geval is, heeft [gedaagden] niet bestreden. Zij heeft evenwel gesteld dat het dienstverband van [gedaagde sub 3] niet gericht was op het ontwikkelen van (de [naam 1]-)software. [gedaagde sub 3] had de [naam 1]-software al vóór zijn dienstverband met [bedrijf 1] ontworpen en ontwikkeld (...) Het beroep op artikel 7 Aw wordt daarom verworpen.

4.18.
Artikel 8 Aw is van toepassing indien de door [gedaagde sub 3] ontworpen software als eerste door [bedrijf 1] openbaar is gemaakt als van haar afkomstig, zonder vermelding van [gedaagde sub 3] als maker. Onder het openbaar maken van software valt onder meer het op de markt brengen ervan. Criterium is of de programmatuur beschikbaar wordt voor het publiek. Ook de openbaarmaking van een verveelvoudiging (bijvoorbeeld het vermarkten van een kopie) wordt onder het openbaarmakingsbegrip geschaard. [gedaagden] heeft niet bestreden dat [bedrijf 1] de door [gedaagde sub 3] ontworpen software als eerste op de markt heeft gebracht zonder vermelding van [gedaagde sub 3] als maker. Aan het vereiste van artikel 8 Aw is derhalve voldaan. (...)

4.22.
Slagen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in bovenbedoeld bewijs, dan staat vast dat niet [bedrijf 1] maar [gedaagde sub 3] maker van de [naam 1]-software is en derhalve auteursrechthebbende. In dat geval ligt de vordering gebaseerd op het auteursrecht voor afwijzing gereed. Wordt het bovenbedoelde bewijs niet geleverd, dan wordt [bedrijf 1] als maker en auteursrechthebbende op de [naam 1]-software aangemerkt. Vervolgens zal dan moeten worden beoordeeld of de door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] geexploiteerde [naam 2]-software dezelfde is als de software van [bedrijf 1]. De rechtbank acht het voorshands nodig om, indien deze vraag voorligt, daaromtrent een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen.

Rechtbank Midden-Nederland 25 maart 2015, IT 1741 (Corporate Web Solutions / Vendorlink)
Usedsoft. Overdracht softwarelicentie. Koopovereenkomst. Een internationale licentieovereenkomst tussen CWS, een Canadese softwareleverancier en een Nederlandse afnemer (X namens Vendorlink) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst als bedoeld in het Weens Koopverdrag. Daarvoor is vereist dat in die overeenkomst een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd wordt verleend, de volledige prijs bij aanvang wordt betaald en de software wordt geleverd, al dan niet via een download. Na een dergelijke verkoop kan de verkoper doorverkoop van de software niet via een contractueel overdrachtsverbod of eigendomsvoorbehoud verhinderen, omdat dergelijke bedingen in strijd zijn met het UsedSoft-arrest van het Hof van Justitie EU. Richtlijnconforme uitleg van artikel 12b Aw - in het licht van het UsedSoft-arrest - brengt mee dat deze bepaling van dwingend recht moet worden aangemerkt, zodat daarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

De beoordeling

Overdracht software en licentieovereenkomst

4.30. CWS en [gedaagde 1] zijn het er over eens dat in de licentieovereenkomst een bepaling is opgenomen die overdracht van de rechten uit de licentieovereenkomst verbiedt. Daaraan zijn partijen derhalve - in verbintenisrechtelijke zin - in beginsel gebonden.

4.31. [gedaagde 1] en Vendorlink betwisten evenwel de geldigheid van dit beding, en doen in dat kader een beroep op het UsedSoft-arrest.

4.32. Uit artikel 4 sub a CISG volgt dat dit verdrag geen betrekking heeft op de geldigheid van de overeenkomst of van de daarin vervatte bedingen. Dit betekent dat voor de geldigheid van het overdrachtsverbod moet worden beoordeeld welk recht daarop van toepassing is. De rechtbank begrijpt het oordeel van het Hof van Justitie in r.o. 77 van het UsedSoft-arrest (“Bijgevolg kan de houder van het betrokken recht op grond van deze bepaling, ongeacht of contractuele bedingen latere overdracht verbieden, zich niet meer tegen wederverkoop van die kopie verzetten.”) aldus dat hij in aanvulling op de uitputtingsregel van artikel 4 van de Softwarerichtlijn een regel heeft gegeven over de geldigheid van bedingen die met deze uitputting in strijd zijn. Dit betekent dat de geldigheid van het overdrachtsverbod beoordeeld moet worden aan de hand van het recht dat op de auteursrechtelijke grondslag van toepassing is, en dus aan de hand van de Nederlandse Auteurswet.

4.33. Vervolgens dient beoordeeld te worden of het UsedSoft-arrest van toepassing is op het onderhavige geschil. Daarvoor is een auteursrechtelijke beoordeling nodig die hierna zal plaatsvinden.

4.36. Uit artikel 1 lid 2 Auteursrechtrichtlijn vloeit voort dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de rechtsbescherming van computerprogramma’s, zoals deze onder meer in de Softwarerichtlijn is vormgegeven. De Softwarerichtlijn wordt in dit kader dus als een lex specialis beschouwd (UsedSoft-arrest r.o. 56). In het arrest Nintendo/PC Box (23 januari 2014, C-355/12) heeft het Hof van Justitie over mogelijke samenloop van deze richtlijnen geoordeeld dat de Softwarerichtlijn beperkt is tot computerprogramma’s, en dat de Auteursrechtrichtlijn van toepassing is, indien het werk bestaat uit “complex materiaal dat niet alleen een computerprogramma bevat, maar ook grafische en geluidselementen die, hoewel zij in computertaal zijn gecodeerd, een eigen scheppende waarde hebben die niet tot deze codering kan worden beperkt”. Naar het oordeel van de rechtbank is in het onderhavige geval van zo’n complex, met een videogame vergelijkbaar computerprogramma geen sprake: de grafische vormgeving van de diagrammen e.d. die met de software worden gegenereerd, speelt in de software van CWS een ondergeschikte rol. Dit betekent dat daarop alleen de uitputtingsregeling van de Softwarerichtlijn van toepassing is.

4.37. In het UsedSoft-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat er ook sprake is van “eerste verkoop van een kopie van een computerprogramma” in de zin van artikel 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn, indien de houder van het auteursrecht:
- het downloaden van een kopie van het computerprogramma op een gegevensdrager heeft toegestaan,
- een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend en
- daarvoor een vergoeding kan ontvangen die overeenstemt met de economische waarde van deze kopie.

4.39. De kwalificatie van deze handelingen als “eerste verkoop” in zin van artikel 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn heeft tot gevolg dat het distributierecht van CWS voor de aan [gedaagde 1] ter beschikking gestelde kopie van haar softwareprogramma is uitgeput ex artikel 12b Auteurswet. Richtlijnconforme uitleg van deze bepaling - in het licht van het UsedSoft-arrest - brengt mee dat deze bepaling van dwingend recht moet worden aangemerkt, zodat daarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. Daarvoor biedt de Auteurswet ook ruimte, nu de wetgever het in beginsel aan de rechter heeft overgelaten om de status van een bepaling van deze wet als dwingend of regelend recht aan te merken (Eerste Kamer 2003-2004, 28482, nr. C, p. 2 (Memorie van Antwoord)). Nu de uitputtingsregel van artikel 12b Auteurswet niet alleen strekt ter bescherming van één van partijen, maar van het algemeen belang om afscherming van markten te voorkomen, moeten bedingen die daarmee in strijd zijn als nietig worden gekwalificeerd ex artikel 3:40 lid 2 BW.

4.40. Daardoor kan CWS zich niet meer op grond van de in de licentieovereenkomst opgenomen bepaling die overdracht van de rechten uit hoofde van de licentieovereenkomst verbiedt, tegen verdere overdracht van de aan [gedaagde 1] verkochte kopie verzetten. In zoverre is deze bepaling dan ook niet geldig.

4.41. Het voorgaande betekent dat [gedaagde 1] het recht heeft om zijn kopie van de betreffende software aan Vendorlink te verstrekken (dan wel deze opnieuw te laten downloaden van de website van CWS) en de rechten uit de licentieovereenkomst aan Vendorlink over te dragen.

4.42. Wel diende [gedaagde 1] zijn eigen kopie op moment van verkoop daarvan onbruikbaar te maken om geen inbreuk te maken op de reproductierechten van CWS (UsedSoft r.o.70). CWS stelt in haar antwoordakte op dit punt dat [gedaagde 1] hierover niets heeft gesteld en ook geen bewijsaanbod heeft gedaan. De rechtbank constateert evenwel dat een dergelijke stelling besloten ligt in het betoog van [gedaagde 1] in zijn akte van uitlating inhoudende dat CWS aan hem een kopie van de software heeft verkocht (3.22), en hij de eigendom van de kopie vervolgens heeft overgedragen aan Vendorlink (3.24), terwijl “het nooit zo is geweest” dat [gedaagde 1] en Vendorlink tegelijkertijd de software hebben gebruikt (3.28). Dit betoog sluit ook naadloos aan bij de bedoeling van [gedaagde 1] - die deze al bij het sluiten van de licentieovereenkomst aan CWS kenbaar heeft gemaakt - om de software slechts op de website www.vendorlink.nl te gebruiken.

4.43. Afgezien daarvan geldt dat het Hof van Justitie in r.o. 79 van het UsedSoft-arrest de verantwoordelijkheid om vast te stellen of de verkoper van een dergelijke kopie deze onbruikbaar heeft gemaakt, is neergelegd bij de houder van het auteursrecht, aangezien hij de sleutel in handen heeft om technische beschermingsmaatregelen toe te passen die dit waarborgen, zodat een bewijsaanbod op dit punt van de zijde van [gedaagde 1] niet kon worden gevergd.

4.44. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [gedaagde 1] niet in strijd heeft gehandeld met de licentieovereenkomst door de rechten uit hoofde van de door hem met CWS gesloten licentieovereenkomst over te dragen aan Vendorlink, en evenmin dat hij kan worden aangesproken uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking. Voor zover de vorderingen jegens [gedaagde 1] op deze grondslagen zijn ingesteld, kunnen deze niet worden toegewezen.

4.45. De rechtbank overweegt ten slotte dat het voorgaande oordeel niet anders zou zijn, indien geoordeeld zou moeten worden dat het computerprogramma van CWS wel een “complex computerprogramma” is als bedoeld in het arrest Nintendo/PC Box. Immers, ook in dat geval ligt het voor de hand dat het Hof van Justitie de uitputtingsregeling die is neergelegd in artikel 4 van de Auteursrechtrichtlijn zal uitleggen in lijn met zijn arrest in de zaak UsedSoft, en wel in het licht van het volgende:
    -    de in deze richtlijn en de Softwarerichtlijn gebruikte begrippen hebben in beginsel dezelfde betekenis (r.o. 60 UsedSoft-arrest),
    -    punten 28 en 29 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn en het Auteursrechtverdrag lijken de uitputting van het distributierecht te koppelen aan de tastbare vastlegging van een werk, maar blijkens de tweede zin van r.o. 60 van het UsedSoft-arrest gaat het Hof van Justitie daar niet zonder meer in mee (“al mocht volgen”),
    -    de Auteursrechtrichtlijn dateert uit 2001. Blijkens het Groenboek van de Europese Commissie die uiteindelijk tot de Auteursrechtrichtlijn heeft geleid (pagina’s 44 en verder) is het onderscheid tussen stoffelijke en niet-stoffelijke werken in de considerans ingegeven door een verschil dat destijds als noodzakelijk werd beschouwd tussen een stoffelijk en een onstoffelijk werk, namelijk dat bij laatstgenoemd werk sprake is van het verlenen van een dienst, die moeilijk het voorwerp van uitputting kan zijn. Bij een onstoffelijk werk werd met name gedacht aan uitzending, verhuur of uitlening, dus handelingen die in principe een onbeperkt aantal malen kunnen worden herhaald en waarbij elke herhaling geldt als een aparte handeling waarvoor afzonderlijke toestemming vereist is. Hieruit blijkt dat destijds niet werd gedacht aan de mogelijkheid om werken via een download duurzaam ter beschikking te stellen aan een gebruiker. In zoverre is de ratio aan het onderscheid dan ook komen te ontvallen.
    -    het in de literatuur opgeworpen argument dat er - anders dan in de Softwarerichtlijn (artikel 5 lid 1 van de Softwarerichtlijn) - geen bepaling is opgenomen die (niet tijdelijke) reproductie toestaat die noodzakelijk is om de rechtmatige verkrijger in staat te stellen het werk voor het beoogde doel te gebruiken, zal het Hof van Justitie vermoedelijk pareren met dezelfde economisch georiënteerde redenering als is opgenomen in overwegingen 61 tot en met 63 van het UsedSoft-arrest.

Zie ook IT 973.

Hof Amsterdam 24 maart 2015, IT 1719; ECLI:NL:GHAMS:2015:1023 (NOAD tegen IN4BI)
Auteursrecht. Software. Broncode. Art. 7 en 8 Aw. Het hof is voorshands van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat EQM een oorspronkelijk werk is in de zin van de Auteurswet (Aw), zodat daarop auteursrechten rusten. Noad c.s. kan haar rechten niet op art.7 Aw baseren, nu vast staat dat [geïntimeerde sub 6] in 2006 niet bij haar in dienst was als in art. 7 Aw bedoeld. Een management-overeenkomst is geen dienstverband. Het hof ziet aanleiding om de zaak naar de rol te verwijzen voor aktewisseling omtrent de praktische uitvoering. Het meest praktisch is dat een kopie van de broncode van zowel EQM als Platform Manager ter beschikking wordt gesteld aan een deurwaarder, die een daartoe aangezochte hulppersoon (gebonden aan geheimhouding) met kennis op het gebied van (forensische) IT instrueert om, in antwoord op door het hof op voorstel van partijen geformuleerde vragen, te rapporteren over eventuele overeenkomsten tussen de broncode van Platform Manager en die van EQM broncode.

3.2
Noad c.s. stelt dat zij de (auteurs)rechthebbende is op EQM en dat IN4BI c.s. inbreuk maakt op haar IE-rechten, nu Platform Manager een (gedeeltelijke) verveelvoudiging van EQM is. Daarnaast handelt IN4BI c.s. onrechtmatig jegens Noad c.s.. Zij troggelt werknemers en klanten van Noad c.s. af en presenteert zich, ten onrechte, als de onderneming die het werk van het beweerdelijk noodlijdende Noad c.s. voortzet. Dit alles is door [geïntimeerde sub 6] en [geïntimeerde sub 4], (met nog een ander) reeds voorbereid toen [geïntimeerde sub 6] en [geïntimeerde sub 4] nog voor Noad c.s. werkten.

3.4
Het hof acht het spoedeisend belang voldoende gebleken, gegeven de aard van de vorderingen - maatregelen om vast te stellen of auteursrechtinbreuken worden gemaakt en ge- en verboden in dat kader en in het kader van een daarmee samenhangende onrechtmatige daad - en de verstoorde verhouding tussen partijen. De betwisting daarvan door IN4BI c.s. - inhoudende dat Noad c.s. zich niet kan beroepen op een auteursrechtinbreuk - is een inhoudelijke bestrijding van de stellingen van Noad c.s. waarop hierna wordt ingegaan, maar staat los van de vraag of Noad c.s. een spoedeisend belang heeft bij, met name, het gevorderde gebod tot staking en het deskundigenonderzoek.

3.6
Hoewel Noad c.s. benadrukt dat de delictuele grondslag en de IE-grondslag naast elkaar aan de vorderingen ten grondslag liggen blijkt onder meer uit de vorderingen zelf, die voor een groot deel op art. 1019a e.v. Rv gebaseerd zijn, dat een cruciaal onderdeel van het conflict ziet op de beweerde inbreuk op auteursrechten.
Het meest verstrekkende standpunt van IN4BI c.s. op het punt van de auteursrechten is dat er in het geheel geen sprake is van een auteursrecht op EQM. Als daarop wel een auteursrecht zou rusten, berust dat, in haar visie, bij [geïntimeerde sub 6] als de daadwerkelijke maker.

In het arrest van het Europese Hof van Justitie SAS/World Programming oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) dat de auteursrechtelijke bescherming voor computerprogrammatuur op grond van de Softwarerichtlijn (https://hybrid.kluwer.nl/display?cip=hybrid&d=id4e834deb19b1709756ba204d3f4864e6) ziet op de uitdrukkingswijzen ‘zoals de bron- en de doelcode’ van een programma, die de mogelijkheid bieden het programma te produceren of reproduceren, maar niet op de functionaliteit, programmeertaal en indeling van gegevensbestanden. Het monopoliseren van functionaliteit is volgens het Hof uitdrukkelijk niet verenigbaar met de Softwarerichtlijn. Het HvJ EU voegde daaraan echter toe dat dat niet afdoet aan het feit dat de programmeertaal en de indeling van gegevensbestanden als werken in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming, indien ze een ‘eigen intellectuele schepping’ van de auteur zijn.
Het hof is voorshands van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat EQM een oorspronkelijk werk is in de zin van de Auteurswet (Aw), zodat daarop auteursrechten rusten.

3.10
Noad c.s. kan haar rechten niet op art.7 Aw baseren, nu vast staat dat [geïntimeerde sub 6] in 2006 niet bij haar in dienst was als in art. 7 Aw bedoeld. Een management-overeenkomst is geen dienstverband.

3.11
Dat ligt echter anders voor het beroep op art. 8 Aw. Het hof maakt uit het partijdebat op, dat in confesso is dat EQM steeds op de markt is gebracht onder de naam van Noad c.s., zonder dat daarbij [geïntimeerde sub 6] als maker is genoemd. In beginsel vloeit daaruit, gelet op art. 8 Aw, voort dat de auteursrechten bij Noad c.s. berusten. Zelfs als bij een aantal klanten bekend was dat [geïntimeerde sub 6] de ontwikkelaar was, valt uit de tot dusver door IN4BI c.s. ingenomen stellingen niet op te maken dat Noad c.s. hem bij de openbaarmaking als maker had vermeld en evenmin dat [geïntimeerde sub 6] er bezwaar tegen had dat Noad c.s. EQM onder haar naam (zonder vermelding van [geïntimeerde sub 6]) openbaar maakte. De door IN4BI c.s. geciteerde passages uit de overeenkomst tussen [geïntimeerde sub 6] en zijn holding doen daaraan niet af. Die holding maakte EQM immers niet openbaar, dat deed Noad c.s.

In een bodemprocedure zou (na bewijslevering) kunnen blijken dat [geïntimeerde sub 6] geen afstand heeft willen doen van zijn rechten als persoonlijke maker, maar voorshands acht het hof de kans van slagen van dat verweer niet zodanig reëel dat deze aan het geven van de door Noad c.s. gevorderde voorzieningen als onder 3.12 besproken in de weg kan staan. Tot dusver heeft [geïntimeerde sub 6] dat verweer immers niet onderbouwd.

3.13
Het hof ziet aanleiding om de zaak naar de rol te verwijzen voor aktewisseling omtrent de praktische uitvoering. Voorshands acht het hof als modaliteit het meest praktisch dat een kopie van de broncode van zowel EQM als Platform Manager (althans een gegevensdrager waarop deze aanwezig is) ter beschikking wordt gesteld aan een deurwaarder, die een daartoe aangezochte hulppersoon (gebonden aan geheimhouding) met kennis op het gebied van (forensische) IT instrueert om, in antwoord op door het hof op voorstel van partijen geformuleerde vragen, te rapporteren over eventuele overeenkomsten tussen de broncode van Platform Manager en die van EQM broncode. De betreffende gegevensdragers en broncodes dienen niet door anderen te worden ingezien en onder verantwoordelijkheid van de deurwaarder te worden opgeslagen. Partijen kunnen zich omtrent die modaliteiten, de naam van de deskundige en de te stellen vragen ter rolle uitlaten.

Rechtbank Midden-Nederland 25 maart 2015, IT 1718; ECLI:NL:RBMNE:2015:1096 (.netCHARTING)
Licentie. Auteursrecht. Internationale licentieovereenkomst voor .netCHARTING web-programma tussen een Canadese softwareleverancier en een Nederlandse afnemer kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst als bedoeld in het Weens Koopverdrag. Daarvoor is vereist dat in die overeenkomst een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd wordt verleend, de volledige prijs bij aanvang wordt betaald en de software wordt geleverd, al dan niet via een download. Na deze verkoop kan doorverkoop van de software niet via een contractueel overdrachtsverbod of eigendomsvoorbehoud worden verhindert, vanwege strijd met het HvJ EU-arrest UsedSoft.

Richtlijnconforme uitleg van artikel 12b Auteurswet in het licht van het UsedSoft-arrest leidt tot de conclusie dat deze bepaling als een bepaling van dwingend recht moet worden gekwalificeerd. Dat geldt zowel in het geval dat de Europese Softwarerichtlijn als in het geval dat de Europese Auteursrechtrichtlijn van toepassing is, omdat de uitputtingsregeling in beide richtlijnen op eenzelfde wijze moet worden uitgelegd.

De rechtbank concludeert dat de Nederlandse afnemer niet in strijd heeft gehandeld met de overige licentievoorwaarden en wijst de vorderingen van de Canadese softwareleverancier af.

4.39. De kwalificatie van deze handelingen als “eerste verkoop” in zin van artikel 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn heeft tot gevolg dat het distributierecht van CWS voor de aan [gedaagde 1] ter beschikking gestelde kopie van haar softwareprogramma is uitgeput ex artikel 12b Auteurswet. Richtlijnconforme uitleg van deze bepaling - in het licht van het UsedSoft-arrest - brengt mee dat deze bepaling van dwingend recht moet worden aangemerkt, zodat daarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. Daarvoor biedt de Auteurswet ook ruimte, nu de wetgever het in beginsel aan de rechter heeft overgelaten om de status van een bepaling van deze wet als dwingend of regelend recht aan te merken (Eerste Kamer 2003-2004, 28482, nr. C, p. 2 (Memorie van Antwoord)). Nu de uitputtingsregel van artikel 12b Auteurswet niet alleen strekt ter bescherming van één van partijen, maar van het algemeen belang om afscherming van markten te voorkomen, moeten bedingen die daarmee in strijd zijn als nietig worden gekwalificeerd ex artikel 3:40 lid 2 BW.

4.40. Daardoor kan CWS zich niet meer op grond van de in de licentieovereenkomst opgenomen bepaling die overdracht van de rechten uit hoofde van de licentieovereenkomst verbiedt, tegen verdere overdracht van de aan [gedaagde 1] verkochte kopie verzetten. In zoverre is deze bepaling dan ook niet geldig.

4.42. Wel diende [gedaagde 1] zijn eigen kopie op moment van verkoop daarvan onbruikbaar te maken om geen inbreuk te maken op de reproductierechten van CWS (UsedSoft r.o.70). CWS stelt in haar antwoordakte op dit punt dat [gedaagde 1] hierover niets heeft gesteld en ook geen bewijsaanbod heeft gedaan. De rechtbank constateert evenwel dat een dergelijke stelling besloten ligt in het betoog van [gedaagde 1] in zijn akte van uitlating inhoudende dat CWS aan hem een kopie van de software heeft verkocht (3.22), en hij de eigendom van de kopie vervolgens heeft overgedragen aan [gedaagde 2] (3.24), terwijl “het nooit zo is geweest” dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] tegelijkertijd de software hebben gebruikt (3.28). Dit betoog sluit ook naadloos aan bij de bedoeling van [gedaagde 1] - die deze al bij het sluiten van de licentieovereenkomst aan CWS kenbaar heeft gemaakt - om de software slechts op de website [website] te gebruiken.

4.58. Nu het [gedaagde 2] niet verboden was om de software van CWS voor haar dienstverlening aan klanten te gebruiken, moet geoordeeld worden dat het haar eveneens was toegestaan om daarvoor op haar website reclame te maken middels het weergeven van met software van CWS gegenereerde diagrammen e.d. Ook in zoverre heeft [gedaagde 2] derhalve niet in strijd met de licentieovereenkomst, en daarmee ook niet in strijd met de auteursrechten van CWS gehandeld. Na de buitengerechtelijke ontbinding van de licentieovereenkomst door CWS op 17 december 2013 was gebruik door [gedaagde 2] van de software van CWS weliswaar niet meer toegestaan, maar CWS heeft niet gesteld dat [gedaagde 2] nadien de software (of daarmee gegenereerde diagrammen) is blijven gebruiken. Voor zover de vorderingen op deze grond zijn ingesteld, moeten deze derhalve worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 6 maart 2015, IT 1708 (AkzoNobel tegen Kirs)
Auteursrecht. Software verfmengmachines. AkzoNobel produceert en verkoopt mengverven die met behulp van software Mix2Win tot gewenste kleuren kunnen worden gemengd. Kirs revisereert, repareert en onderhoudt verfmachines, waarop AkzoNobel-software is of kan worden geïnstalleerd. Akzo Nobel vordert staking auteursrechtinbreuk op de Mix2Win-software voor verfmengmachines. Er zijn bepaalde aanwijzingen voor inbreuk, maar meer dan een zekere aannemelijkheid daarvan is er niet. De vereiste behoedzaamheid leidt ertoe dat een deel van de vorderingen wordt toegewezen; waaronder staking binnen de EER, een verklaring op eigen website en in beslagname.

3.12. Gelet op het vorenoverwogene is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat allerminst vaststaat dat Kirs (stelselmatig) handelt in strijd met het auteursrecht van AkzoNobel. Het door AkzoNobel aangedragen bewijs is niet sluitend en in belangrijke mate gebaseerd op schriftelijke onbeëdigde verklaringen van aan AkzoNobel verbonden personen. Een kort geding biedt geen gelegenheid om uitgebreide bewijslevering te doen plaatsvinden.
Bovendien is – anders dan AkzoNobel stelt – voorshands niet aannemelijk geworden dat de vervaardiging van backups – gemaakt voor het geval er iets mis zou gaan bij de revisie van machines – reeds een schending van het auteursrecht van AkzoNobel met zich brengt. Het had – mede in het licht van de stelling van Kirs dat zij de gemaakte backups na revisie verwijdert – op de weg van AkzoNobel gelegen van haar stelling nader bewijs voor te brengen. Nu zij dat heeft nagelaten kan aan deze stelling geen verdere betekenis worden toegekend.

3.13. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat er anderzijds wel degelijk aanwijzingen zijn voor de juistheid van de stellingen van AkzoNobel.
Een belangrijke aanwijzing ligt daarin dat de Mix2Win-software die mogelijk met gedragingen van Kirs in verband te brengen is (de software in de mengmachines te Sneek, Elst en Vianen), dezelfde - kennelijk uit 2008 stammende - code “versie 2.3, build 108, ADO version 2.3” vermeldt, terwijl voor de hand liggend is dat bij verschillende afnemers van Mix2Win-software ook verschillende codes aan de orde zijn, omdat software nu eenmaal veroudert en nieuwe versies elkaar snel plegen op te volgen.
Een andere belangrijke aanwijzing ligt daarin dat genoemde Mix2Win-software die mogelijk aan Kirs te linken is, overduidelijk bestemd lijkt voor heel verschillende groepen van afnemers (bouwmarkten, schildersbedrijven, winkels van Decokay, winkels van Decorette, enzovoorts). Het is niet goed voorstelbaar dat AkzoNobel aan licentiehouders die per definitie ieder slechts een deelmarkt bestrijken, deze volledige (brede) software aanbiedt; het is juist voor de hand liggend dat deze ‘brede’ software alleen in handen is van Akzo zelf (waarmee elk gebruik door een ander daarvan strijdig is met de rechten van Akzo).
De hiervoor omschreven aanwijzingen laten onverlet dat het allerminst is uitgesloten dat het verweer van Kirs terecht wordt gevoerd; alleen in een bodemprocedure kan de waarheid in juridische zin worden vastgesteld.

3.14. Er zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter bepaald aanwijzingen voor inbreuk door Kirs op het auteursrecht van AkzoNobel, maar meer dan een zekere aannemelijkheid daarvan is er nu niet.
Omtrent de toewijsbaarheid van de vordering overweegt de voorzieningenrechter, in het licht van het voorgaande, als volgt.
De door AkzoNobel gevorderde maatregelen zijn verregaand; toewijzing van de vorderingen legt aan Kirs een zeer zware last op. Integrale toewijzing is eigenlijk slechts denkbaar bij aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat Kirs onrechtmatig handelt. Bij de twijfels die de voorzieningenrechter nu nog heeft, past – gelet op de wederzijdse belangen – de voorzieningenrechter grote terughoudendheid
De vereiste behoedzaamheid leidt ertoe dat de voorzieningenrechter slechts toewijsbaar acht de volgende vorderingen: i, viii (zij het met een tekst als hierna aangegeven), x, xi en xii.